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(1)適正な使用
商品やサービスについて単に商標を使用すればよいわけではなく、取引において「誠実かつ真正に使用(bona fide use」する必要があります。
商品商標は、何らかの形で商品自体や包装に付されていなければなりません。カタログなどの宣伝広告資料やインボイス(送り状)に付される広告的使用は、商品商標の使用とはされません。
サービスマークに関しては、商品商標とは異なり、広告的使用はサービスマークの使用とされます。
適正な使用が求められ、また、以下のように登録後に使用宣誓書と使用見本の提出が義務づけられているので、アメリカにおいては、ストック商標の維持はできません。
商標表示
・登録を受けている商標については、「○R」
・登録を受けていないが、自ら商標であると主張する商標については、商品に付する場合は「TM」、サービスに付する場合は「SM」
を、主登録のみならず、補助登録についても使用することができます。
なお、商標権侵害訴訟において、損害賠償の請求をすることができるためには、原則として、登録商標に商標表示が必要となります。
(2)8条及び15条に基づく宣誓書
8条の宣誓書(使用宣誓書)
登録より5年経過時から1年の間(6年目末まで)に使用宣誓書及び使用見本を提出しなければ、その登録は取り消されます。ただし、手数料の支払いを条件に、期間経過後6ヶ月まで提出できます(グレースピリオド)。
保護拡張請求においては、保護拡張証明書の発行日を起算日とします。
使用している商品・サービスを列挙しなければならず、列挙しなかったものは登録から抹消されます。
使用は適正な使用でなければなりません。登録商標が付されたタグ、商品の写真等の使用見本を提出し、使用の同一性が審査されます。
15条の宣誓書
一定の条件のもと、この宣誓書を提出することにより、商標登録は、不可抗性を獲得し、第三者は登録の有効性について先使用商標の存在、商標の識別性の欠如等を理由として争うことができなくなります。
・提出期間は、登録後5年間の継続的使用後の1年間
・5年間「継続して」使用している商品・サービスを列挙
・使用見本は不要
この宣誓書については、方式的な事項以外、審査されません。
実務上、便宜的に、両宣誓書を併せたものを作成・提出することが多いが、手数料の割引等のメリットはありません。
(3)更新出願(9条)
存続期間は登録日から10年間。10年ごとに更新できます。
更新出願は、存続期間満了日前1年から満了日までに行います。ただし、追加手数料の支払いを条件に、満了後6ヶ月まで出願できます(グレースピリオド)。
保護拡張請求においては、保護拡張証明書の発行日を起算日とします。
1999年改正法により、更新時にもこの宣誓書を提出することになりました(8(a)(3))。
9条出願とともに、上記8条宣誓書と使用見本の提出、更新登録料の支払いが必要です。
(4)登録取消手続(14条)
登録日から5年以内は、第三者は登録の取消を請求できます。
請求人の立証すべきこと
@利害関係の存在(損害をこうむる第三者であること)
A取消理由
取消理由は異議申立理由と同様であり、すべての不登録事由です。さらに、登録後に登録商標が普通名称化したことも取消事由となります。
一定の条件のもと、15条の宣誓書を提出することにより、商標登録は、不可抗性を獲得し、
・登録商標が放棄されたこと(商標の不使用は放棄の一態様)、
・登録商標が普通名称化したこと、
・登録商標が詐欺によって取得されたこと、
など、限られた理由を除いて登録は取り消されません(15条・22条(b))。
したがって、第三者は登録の有効性について先使用商標の存在、商標の識別性の欠如等を理由として争うことができなくなります。
審判部(TTAB)で訴訟手続きに準じる手続きで行われます。
当事者の和解による場合を除き、登録は全体として取り消され、一部の商品・サービスについてのみ取り消されることはありません。
不使用による取消し
商標の不使用は「放棄」の一態様です。
ランハム法は、
「使用を再開しない意図をもって使用が中断されたとき、商標は放棄されたものとみなされる。再開しない意図は状況から推測される。登録商標は3年継続して誠実かつ真正に使用されないと放棄の一応の証拠とされる。」(45条)
と規定しており、
商標の使用を再開する意思がなく商標の使用を中止した場合には、その商標は放棄されたものとみなされます。
登録の存続と権利の存続とは異なります。登録が存続していても権利者が商標を放棄したと認められれば、権利は消滅します。
登録商標が放棄された場合は、いつでも登録を取り消し得ます(14条(3))。
最後の使用から3年を経過していない場合には、放棄を主張する側が権利者には使用を再会する意思がなかったということを証明しなければならず、これは容易なことではありません。
しかし、3年以上経過している場合には、証明責任は権利者に移り、商標権者側で3年以上続いた不使用にもかかわらず放棄する意思はなく、使用を再開するつもりだったということを積極的に証明しなければなりません。
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